Обзор судебной и административной практики по вопросам защиты прав на торговую марку

В данном обзоре разбираются основные  проблемы, с которыми приходится сталкиваться владельцам торговых марок в Китае, способы их защиты, а также дается ответ на вопрос, почему так важна регистрация торговой марки на территории КНР.

Подделка оригинальных товаров (производство контрафакта)

Производство контрафакта имеет место, когда другое лицо незаконно производит товары или оказывает услуги под чужой торговой маркой, которая уже зарегистрирована на территории КНР. Согласно статье 5 Закона КНР «О противодействии недобросовестной конкуренции», хозяйствующий субъект не должен подделывать чужую зарегистрированную торговую марку, а также самовольно использовать индивидуальное наименование, оформление или упаковку известного товара или эти же элементы, схожие до степени смешения с элементами оригинального товара, и при покупке которых у покупателя создается впечатление, что он приобретает оригинальный товар. Обратившись в суд по данному основанию, Вы можете предъявить требование о прекращении производства и (или) продажи контрафактной продукции, а также потребовать у нарушителя компенсацию за вред, причиненный Вам его действиями.  Например, в решении народного суда района Цзяоцзян в г. Тайчжоу (2016) Zhe 1002 MinChu № 9895 ответчик при производстве своей продукции использовал элементы оформления и упаковки истца. При этом истец в течение долгого времени занимался продвижением своей продукции на всей территории КНР, в том числе оплачивал дорогостоящую  рекламу  на центральных телеканалах. На основании этого народный суд признал, что действия ответчика нарушают закон о противодействии недобросовестной конкуренции. Кроме того, истцу была присуждена компенсация в размере 120000 юаней.

Для того, чтобы получить компенсацию за производство контрафакта под Вашей торговой маркой (в законодательстве КНР  нет различия между понятиями «товарный знак» и «знак обслуживания», как в российском законодательстве, эти два понятия обозначаются термином «торговая марка» (商标)), необязательно документально подтверждать размер расходов. На практике при предъявлении требования о компенсации пострадавший получает компенсацию вне зависимости от того, доказаны ли убытки, понесенные вследствие действий нарушителя. Рассматриваются фактические обстоятельства дела. Так, например, компенсацию в три миллиона юаней получил итальянский производитель одежды Moncler (дело (2014) JingZhiMinChu № 52; рассмотрено Судом по интеллектуальным правам г. Пекина) за регистрацию ответчиком торговой марки, имеющей высокую степень схожести с оригинальной торговой маркой истца и изготовление одежды под этой маркой, использование торговой марки Moncler для рекламы своего товара. Судом указано, что истец документально не подтвердил  размер понесенных убытков. Тем не менее, были приняты во внимание следующие обстоятельства:

— Ответчик продавал контрафактные товары по высоким ценам;

— Ответчик не указывал название производителя на внутреннем ярлыке пуховиков, что явилось доказательством злонамеренного нарушения;

— Ответчик осуществлял активную деятельность по привлечению торговых агентов для сбыта продукции и продажу франшизы своей торговой марки.

Суд также отметил, что торговая марка Moncler к моменту рассмотрения дела получила достаточно широкую известность на территории КНР.

В деле (2016) Zhe 0784 MinChu №7351 народный суд г. Юнкан в провинции Чжэцзян присудил истцу компенсацию в размере 20000 юаней, основываясь на известности торговой марки, длительности правонарушения, его последствий и суммы расходов, понесенных истцом на их устранение, а также исходя из субъективной оценки действий ответчика.

Регистрация чужой товарной марки на свое имя

В рамках китайского законодательства данное действие нельзя назвать кражей торговой марки, поскольку в КНР правообладателем торговой марки признается лицо, которое первым подало заявку на ее регистрацию. В случае, если другое лицо зарегистрировало на свое имя вашу торговую марку, то за этим лицом закрепляется право на производство и (или) продажу товаров или оказание услуг под этой маркой. А аналогичные действия с вашей стороны считаются нарушением законных прав этого лица.

Тем не менее, регистрацию торговой марки можно оспорить в течение определенного периода до подтверждения регистрации и в течение пяти лет с момента регистрации. Протест подается в Комитет по рассмотрению и утверждению торговых марок Главного государственного управления Промышленно-торговой администрации КНР (Trademark review and adjudication board – TRAB).

Чаще всего протест относительно регистрации торговых марок подается по следующим основаниям:

-представительские отношения между сторонами, а также регистрация тождественной или сходной торговой марки с торговой маркой лица, с которым имелись деловые отношения (статья 15 Закона о торговых марках КНР);

-наличие ранее существовавших прав на торговую марку (статья 32) (в рамках данной статьи рассмотрим ранее существовавшее авторское право на торговую марку).

В Законе КНР о торговых марках не содержится определения понятия представительские отношения. В судебной практике ими признаются дилерские отношения, соглашения об использовании торговой марки. Например, в решении Верховного народного суда КНР (2014) XingTi №3 представительскими отношениями признаны соглашение сторон об использовании имени физического лица в качестве торговой марки и действия сторон в рамках данного соглашения. А в решении (2015) GaoXing(Zhi)Zhong № 3746 Народный суд высшей ступени г. Пекина посчитал, что, поскольку между заинтересованными организациями ранее существовало дилерское соглашение, а истец (физическое лицо) некогда был представителем  одной из них, то налицо факт наличия представительских отношений.

В качестве еще одного успешного примера из судебной практики можно привести решение Народного суда высшей ступени г. Пекина по делу (2016) JingXingZhong № 3944, где на основании одного факта наличия между сторонами представительских отношений было отменено решение TRAB о регистрации торговой марки.

Однако, как показывает административная практика, письменного соглашения о сотрудничестве между Вами и контрагентом недостаточно. В решении [2017] №0000058690 TRAB указал, что помимо соглашения о сотрудничестве заявителем не представлено иных доказательств, подтверждающих существование представительских отношений между сторонами, поэтому довод о существовании представительских отношений не может быть принят во внимание. Как правило, суды и TRAB требуют подтвердить Ваши действия в рамках данных отношений (например, если между Вами и лицом, пытающимся зарегистрировать Вашу торговую марку на свое имя, заключено дилерское соглашение, то необходимо представить доказательства, подтверждающие передачу товара или намерение его приобрести. В качестве примера можно привести решение Народного суда высшей ступени г. Пекина по делу (2016) JingXingZhong № 3944, где доказательством послужила нотариально заверенная переписка между сторонами о приобретении товаров одной из организаций для их последующей перепродажи.

Если Вы оспариваете регистрацию торговой марки на основании существования представительских или деловых отношений между Вами и лицом, зарегистрировавшим на свое имя торговую марку, то необходимо также доказать, что Вы ранее использовали данную торговую марку. Поскольку именно Вы или дилер Вашей продукции на территории КНР занимаетесь продвижением торговой марки на территории КНР, суды и TRAB оценивают уровень известности торговой марки до момента подачи заявления на ее регистрацию в целях установления вашей связи со спорной торговой маркой.

Как видно из судебной практики, доказательством известности торговой марки может служить подборка публикаций в СМИ, квитанции на оплату рекламы, почетные грамоты об участии в различных мероприятиях. Так, в решении Верховного народного суда КНР по делу (2016) ZuiGaoFaXingZai № 34, и решении Суда по интеллектуальным правам г. Пекина по делу (2014) JingZhiMinChu № 52 в качестве доказательств представлены рекламные материалы, квитанции на оплату рекламы, выдержки из сообщений СМИ, почетные грамоты, свидетельства об участии в различных мероприятиях. Этого оказалось достаточно для того, чтобы суд постановил, что у данных торговых марок есть определенная степень известности.

Стоит отметить, что продвижение торговой марки за рубежом, а также после подачи заявления на ее регистрацию не будет являться доказательством ее известности. В решении (2016) JingXingZhong № 1630 Народный суд высшей ступени г. Пекина при отклонении требований истца установил, что представленные доказательства показывали либо известность торговой марки  за рубежом, либо на территории КНР после подачи заявления на ее регистрацию.

Статьей 15 Закона о торговых марках также установлено, что если при наличии между сторонами деловых отношений или иных отношений, в результате которых становится очевидным, что торговая марка другого лица существует, контрагент подает заявление на регистрацию тождественной или схожей до степени смешения торговой марки, то такая регистрация невозможна при условии заявления протеста другим лицом.

Законодатель не дает разъяснений по поводу того, на каком основании торговая марка признается тождественной или схожей до степени смешения на другую торговую марку. При оспаривании регистрации торговой марки TRAB и суды сравнивают структуру оригинальной и спорной торговых марок, их продвижение и использование, а также идентичность товаров или услуг, оказываемых под обеими торговыми марками. В решении [2017] №0000056023, TRAB установил, что спорная торговая марка по написанию, произношению и визуальному восприятию является схожей до степени смешения с оригинальной торговой маркой. Целевая аудитория и назначение товаров имеют определенную общность в плане каналов сбыта и торговых площадок. Под обеими торговыми марками производятся сходные товары. Кроме того, доказательства, представленные по настоящему делу, свидетельствуют о том, что оригинальная торговая марка заработала определенную степень известности посредством своего продвижения и использования. При таких обстоятельствах спорная торговая марка может быть ошибочно воспринята соответствующими народными массами в качестве оригинальной торговой марки.

В решении [2017] №0000057459 TRAB рассмотрел представленные образцы товаров, рекламу, произвел сравнение цен, сбыта и приобретения товаров для других лиц, маркетинг обеих организаций, и пришел к выводу, что способ продвижения товаров и их реклама являются тождественными или сходными до степени смешения. Написание оригинальной и спорной торговой марки является сходным, поэтому при их совместном существовании на рынке для обычного потребителя будет затруднительно определить принадлежность товара к определенной торговой марке. Также под обеими торговыми марками осуществляется оказание тождественных или схожих услуг. Следовательно, регистрация спорной торговой марки невозможна.

Оспаривание регистрации торговой марки на основании наличия авторского права на нее.

В соответствии со статьей 32 Закона КНР о торговых марках, регистрация торговой марки не должна нарушать права, ранее возникшие у другого лица. Статьями 33 и 45 установлено, что данное основание является поводом для подачи протеста относительно регистрации торговой марки.

В решении суда средней ступени г. Цзямусы провинции Хэйлунцзян по делу (2016) Hei 08 MinChu №100 сказано, что такие права включают в себя и авторское право. Поэтому если Ваш контрагент пытается зарегистрировать Вашу торговую марку на свое имя, но у Вас есть  авторское право на нее, то это будет поводом для отказа в такой регистрации. Так как РФ также является участницей Бернской конвенции, то Ваше авторское право автоматически подлежит защите в соответствии с китайским законодательством.

Согласно статье 2 Закона КНР об авторском праве, правовой охраной пользуются произведения иностранного лица или лица без гражданства в соответствии с соглашениями, подписанными КНР и страной этого лица, или международными соглашениями, к которым присоединилась КНР.  Китай и Россия являются странами-участницами Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works). Согласно статье 2 Конвенции, авторское  право, зарегистрированное на территории государства-участника Конвенции, подлежит охране во всех странах, присоединившихся к Конвенции.

Примером успешной практики по данному вопросу является решение, вынесенное судом г. Гуанчжоу по интеллектуальным правам Yue 73 MinZhong №117. В качестве доказательства было представлено заявление о разработке макета изображения с конечным результатом, а также соглашение между истцом и одной из фирм-представителей по вопросам торговых марок «О содействии в регистрации торговой марки». На основании данных доказательств суд пришел к выводу о наличии у истца авторского права на данную торговую марку до момента подачи ответчиком заявления на ее регистрацию.

Аннулирование регистрации торговой марки

Важным моментом для обладателей прав на торговые марки является положение части 2 статьи 49 Закона о торговых марках КНР, где сказано, что если торговая марка не используется на территории КНР в течение трех лет подряд, то любое лицо вправе подать заявление на аннулирование ее регистрации. При этом данное лицо может не иметь никакого отношения ни к вашей торговой марке, ни к вашей организации.

Стоит отметить, что в законодательстве не имеется положений, что производство товаров в КНР для их последующего экспорта является поводом для аннулирования регистрации на торговую марку. Однако судебная практика на стороне производителей-экспортеров. Так, в деле (2010) GaoXingZhong № 265, рассмотренном Народным судом высшей ступени г. Пекина были отменены решения нижестоящего суда и TRAB, которые считали, что на основании производства товаров на экспорт возможно отменить регистрацию торговой марки.  Позиция TRAB также претерпела изменения: в решении № 0000005798 (2015 г.) TRAB указал, что производство товаров на территории КНР также относится к действительному использованию торговой марки.

Вывод: Несмотря на то, что Китай в настоящее время является мировым лидером по производству контрафактных товаров и краже чужих торговых марок, в его законодательстве установлен достаточно эффективный механизм защиты нарушенных прав владельцев как китайских, так и зарубежных торговых марок. Принятие своевременных мер и обеспечение прочной доказательственной базы являются ключом к успешной защите ваших интересов.